Hermès ha presentado una demanda contra el individuo detrás de una colección de 100 METABIRKINS tokens no fungibles (“NFT”) que incluyen imágenes que representan representaciones peludas de su célebre bolsa Birkin. En la demanda que presentó en presencia de un tribunal federal de Nueva York el viernes, Hermès afirma que el creador de METABIRKINS, Mason Rothschild, es “un especulador digital que indagación enriquecerse rápidamente apropiándose de la marca METABIRKINS para crear, comercializar, entregar y entregar el intercambio de activos digitales conocidos como tokens no fungibles”, que simplemente “arrancan la famosa marca registrada BIRKIN de Hermès al ampliar el prefijo genérico ‘meta’ a la famosa marca registrada BIRKIN”.
Preparando el marco en su queja de 47 páginas, Hermès afirma que a partir del 2 de diciembre de 2021, Rothschild “ha anunciado los METABIRKINS NFT bajo la marca comercial METABIRKINS y utilizando las marcas comerciales registradas a nivel federal de Hermès”, incluida su marca denominativa BIRKIN “reconocida mundialmente” y imagen comercial, sin su permiso y en violación de sus derechos de marca registrada. A raíz del impulso de los NFT, el primero de los cuales se vendió el 3 de diciembre por $42 000, Hermès afirma que notificó tanto a Rothschild como a la plataforma NFT OpenSea el 16 de diciembre de 2021 sobre “la evidente violación de [its] propiedad intelectual” de Rothschild, lo que llevó a OpenSea a eliminar los NFT de su plataforma.
Rothschild ha “rechazado rotundamente[d] dejar de entregar los NFT de METABIRKINS”, según Hermès, que declara que “cuando OpenSea le negó el entrada continuado a su plataforma, [he] movió los METABIRKINS NFT a METABIRKINS Rarible Store y por otra parte comenzó planes para crear su propio intercambio descentralizado para los METABIRKINS NFT”. (Hermes afirma que Rothschild está buscando activamente “construir un mercado para la reventa, comercio e intercambio de sus METABIRKINS NFT” a través de “un mercado denominado… como la “comunidad” METABIRKINS”).
Si correctamente Rothschild se ha inútil a dejar de ofrecer o publicitar los NFT, incluso en su dominio metabirkins.com, luego de aceptar la carta de Hermès, actualizó el sitio web para ampliar un descargo de responsabilidad, declarando: “No estamos afiliados, asociados , autorizada, avalada por, o de cualquier forma oficialmente relacionada con HERMÈS, o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas. El sitio web oficial de HERMÈS se puede encontrar en https://www.Hermès.es/.” Sin secuestro, en área de remediar la situación, Hermès afirma que el descargo de responsabilidad empeora la situación, ya que “utiliza en exceso la marca HERMÈS tres veces” y todavía “enlaza innecesariamente al sitio web de Hermès y pone en mayúscula la marca HERMÈS”, creando así ” una impresión confusa entre los consumidores en cuanto al patrocinio de Hermès de los METABIRKIN NFT y el sitio web de METABIRKINS”.
Al mismo tiempo, a posteriori de aceptar la carta de cese y desistimiento, Hermès sostiene que Rothschild ha intentado “inmunizarse de las consecuencias legales de su apropiación de las famosas marcas registradas de Hermès al proclamar que él es solamente un actor”, y por lo tanto, protegido por la Primera Enmienda. Una vez más, Hermès argumenta afirmando que tales protecciones no se aplican por varias razones. “Aunque una imagen digital conectada a un NFT puede reflectar cierta creatividad artística, al igual que una camiseta o una polímero de telegrama pueden reflectar cierta creatividad artística, el título de ‘actor’ no confiere una inmoralidad para usar un equivalente al célebre BIRKIN marca registrada de una forma calculada para inducir a error a los consumidores y socavar la capacidad de esa marca para identificar a Hermès como la fuente única de productos vendidos bajo la marca BIRKIN”.
En verdad, Hermès afirma que el “uso generalizado de la marca METABIRKINS por parte de Rothschild constituye una infracción de marca registrada y una dilución de la famosa marca BIRKIN”, afirmando que “no puede acaecer duda” de que el “éxito” de las NFT METABIRKINS “surge de su confusión y uso dilutivo de las famosas marcas registradas de Hermès”. Específicamente, el abogado de Hermès argumenta que el uso extensivo de Rothschild de las marcas registradas de Hermès, incluso en relación con los NFT, así como su uso del dominio “infractor” metabirkins.com, es de naturaleza comercial (lo que probablemente entra en conflicto con sus afirmaciones de protecciones de uso puntual).
¿Asimismo se interpone en el camino de Rothschild que afirma con éxito que disfruta de protecciones de uso puntual, según Hermès? El hecho de que esté usando el término METABIRKINS como una marca propia. (Como señalamos el mes pasado, un obstáculo potencial para que Rothschild reclame con éxito la protección del uso puntual, como la parodia, es el hecho de que la defensa de la parodia no brinda protección cuando el uso supuestamente infractor es una designación de la fuente de los propios beneficios del demandado). Según Hermès, Rothschild “ ha reclamado repetidamente los derechos de marca registrada en la marca registrada infractora METABIRKINS al quejarse de METABIRKINS NFT ‘falsificados’ en los mercados de NFT “, con” la existencia de METABIRKINS NFT ‘falsos’ o ‘falsificados’ indicat[ing] que METABIRKINS es una marca registrada como indicador como fuente”.
En conjunto, el fabricante de bolsas Birkin argumenta que el uso de sus marcas por parte de Rothschild con fines de “comercialización, [selling], y distribuir[ing] los NFT de METABIRKINS” infringe sus marcas registradas, ya que dicho uso no facultado “puede causar confusión y error en la mente del notorio comprador y, en particular, tiende a crear y crea falsamente la impresión de que los productos vendidos por [Rothschild] están autorizados, patrocinados o aprobados por Hermès cuando, de hecho, no lo están”. Más allá de eso, las actividades “deliberadas e intencionales” de Rosthchild “diluyen la cualidad distintiva de la marca BIRKIN y la buena voluntad asociada con ella”.
Con lo previo en mente, Hermès establece reclamos de infracción de marcas registradas del derecho consuetudinario y federal, designación de origen falsa, dilución de marcas registradas, ciberocupación y daño a la reputación comercial y dilución bajo la Ley Comercial Común de Nueva York. En cuanto a los remedios, la compañía está buscando daños monetarios, incluidas las ganancias de Rothschild, y medidas cautelares para prohibirle hacer más uso de sus marcas registradas, como “usar cualquier reproducción, copia, falsificación o imitación coloreable de Hermès’ registrada federalmente”. Marcas para identificar cualquier correctamente o prestación de cualquier servicio no facultado por Hermès.”
Hermès ha pedido al tribunal que exija a Rothschild que “entregue para su destrucción a Hermès todos los productos y anuncios no autorizados en su posesión o bajo su control que tengan cualquiera de las marcas registradas federalmente de Hermès o cualquier simulación, reproducción, falsificación, copia o imitación coloreable”. lo que inevitablemente planteará algunas preguntas novedosas e interesantes legado que los productos infractores en cuestión consisten en NFT y, por lo tanto, se almacenan en una esclavitud de bloques inmutable.
“A menos que este Tribunal lo ordene”, Hermès afirma que Rothschild “continuará publicitando y vendiendo NFT bajo la marca METABIRKINS, construirá una empresa que ofrezca una variedad de productos y servicios virtuales bajo la marca METABIRKINS y, en última instancia, se adelantará a la capacidad de Hermès para ofrecer productos y servicios en mercados virtuales que están asociados solamente con Hermès y cumplen con los estándares de calidad de Hermès”.
El caso es Hermès International, et al. contra Mason Rothschild, 1:22-cv-00384 (SDNY).
