Fondo
La cartera de marcas registradas del club de fútbol Juventus FC (Juventus) incluye las marcas registradas denominativas JUVE y JUVENTUS, así como una marca de dispositivo que consiste en una camiseta de rayas blancas y negras con dos estrellas en el pecho. Las marcas comerciales ganaron reputación principalmente a través de actividades comerciales generalizadas en varios sectores (incluyendo ropa, juegos, accesorios, etc.), tanto en carrera como a través de tiendas físicas.
En 2021, una empresa emergente de tecnología fundó el tesina «Coin of Champions», un encaje de mánager de fútbol en carrera respaldado por atletas antiguos y actuales que se apoyo en tarjetas de componente NFT. Los barajas en forma de NFT se pusieron a la cesión en una plataforma NFT entre el 7 de abril y el 4 de mayo de 2022. 68 de estos barajas NFT reproducían las marcas registradas en cuestión. En ellas se muestra una imagen del exfutbolista Christian Vieri con una camiseta de la Juventus y detalles del club. La Juventus había iniciado un procedimiento de medida cautelar contra el uso alegando que no había donado su consentimiento. Los barajas NFT generaron una beneficio de más de $35,000.
Audacia del Tribunal de Roma (Tribunale di Roma, intrepidez del 20 de julio de 2022, ref. 32072/2022).)
El Tribunal de Roma dictaminó que, en principio, las NFT sí podrían infringir las marcas registradas. Según el tribunal, el uso de los barajas NFT con fines comerciales sin el consentimiento de la Juventus constituía no solo una infracción de marca, sino incluso una competencia desleal resultante del uso no calificado de las marcas y la explotación desleal de las ventajas asociadas a ellas (Juventus incluso operaba en el sector en cuestión a través de sus actividades comerciales).
Con respecto a la infracción de marca registrada, el tribunal afirmó por otra parte que el único consentimiento del componente representado en los barajas no era suficiente para documentar el uso de las marcas registradas. El consentimiento del componente solo podía otorgar el uso de los derechos de imagen del componente, pero no los derechos de marca de la Juventus. El uso de las NFT con fines comerciales incluso requería el consentimiento de la Juventus como titular de la marca.
El Tribunal incluso opina que las marcas registradas de la Juventus eran marcas comerciales muy conocidas, ya que consideraba que la Juventus era el equipo de fútbol italiano más exitoso con (uno de) el longevo número de fanáticos en Italia y en el extranjero. Conveniente a su status como “marcas notoriamente conocidas” y al amplio difusión de la protección que conlleva este status, no era necesario considerar si estaban registrados en relación con “objetos digitales” o incluso “objetos digitales certificados por NFT”.
Sin confiscación, el Tribunal incluso destaca el hecho de que las marcas de la Juventus estaban registradas en cualquier caso en la Clase 9 de la Clasificación de Niza para “publicaciones digitales descargables”. Por lo tanto, había una similitud entre los productos en cuestión de todos modos. El tribunal enfatizó que el difusión de la protección de una marca (en particular con respecto a la clase 9) incluso se extendía a productos que no estaban incluidos en la Clasificación de Niza, pero eran inherentes a los productos enumerados en la clase respectiva. Por lo tanto, la Clase 9 incluso incluía archivos digitales descargables autenticados por NFT. El Tribunal de Roma incluso distingue entre el contenido digital que reproduce una marca y el certificado digital como tal. Tanto el contenido digital como el certificado digital debían considerarse como una infracción de marca en el caso en cuestión. Según el Tribunal, las NFT tenían su propio status judicial, que debe evaluarse por separado de su contenido.
NFT en el contexto de la ley de marcas alemana y el Reglamento de Marcas de la UE
Desde una perspectiva alemana (y europea más amplia), todavía existe un cierto cargo de incertidumbre cuando se prostitución de NFT bajo la ley de marcas. Por ejemplo, aún no se ha aclarado de forma concluyente en qué clases de Niza se pueden clasificar las NFT. Si correctamente la sentencia del Tribunal de Roma indica una clasificación como productos en la clase 9, una clasificación en la clase 35 («suministro de un mercado en carrera») o en la clase 42 («servicios de autenticación de usuarios que utilizan tecnología blockchain») para los servicios relacionados podría incluso ser posible.
La modernización de las clases de Niza, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, incluye explícitamente el término NFT en la clase 9 (‘archivos digitales descargables autenticados por tokens no fungibles [NFTs]’) y, por lo tanto, proporciona poco más de seguridad jurídica. Si se van a utilizar marcas comerciales en relación con NFT, es recomendable registrarlas incluso en la clase 9; por otra parte de otras clases que pueden ser de su interés. De lo contrario, se corre el aventura de que la marca no felicidad de suficiente protección en uno de sus campos esenciales de aplicación. Esto se aplica en particular a las marcas que no son notoriamente conocidas, ya que el difusión de la protección de las marcas notoriamente conocidas ya es mucho más amplio. Según la reglamento de marcas alemana y europea, las marcas notoriamente conocidas, distintas de las marcas comerciales «normales», no dependen necesariamente de una similitud o incluso de identidad entre los productos/servicios para los que están protegidas y los productos/servicios virtuales en cuestión a fin de disfrutar de la protección contra las infracciones de NFT. Sin confiscación, los tribunales aún no han aclarado de forma concluyente en qué medida se interpreta el difusión de la protección; especialmente no en relación con NFT y el metaverso. Por otra parte, no todos los acervo virtuales autenticados por NFT encajarán en la clase 9. Solo el material descargable encaja en esta clase. Por ejemplo, los NFT incluso pueden probar objetos reales y dichos acervo no pertenecen a la clase 9.
Con respecto a una solicitud de marca para servicios en relación con NFT, al menos la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) menciona explícitamente en su paño de directrices de 2023 (Directrices sobre marcas (europa.eu), pag. 344, 6.25 “Ingresos descargables y acervo virtuales”) que tales solicitudes de marcas debían clasificarse de acuerdo con los principios establecidos de clasificación para servicios. Sin confiscación, la EUIPO (y el Tribunal de Roma) diferencia: los NFT autenticarían utensilios (digitales), pero debían distinguirse de ellos. Por lo tanto, no es admisible una solicitud de marca solamente para NFT. Según la EUIPO, debía indicarse el tipo específico de aspecto (digital) autenticado por el NFT. En principio, esto parece suficiente comprensible. De lo contrario, una gran parte del metaverso, por ejemplo, podría ser monopolizado por unas pocas solicitudes de marcas. Sin confiscación, esto incluso significa que las empresas deben preguntarse en qué áreas (digitales y virtuales) desean efectuar a través de NFT antaño de presentar una solicitud de marca. Luego de todo, la serie de productos y servicios no se puede cambiar una vez que se ha presentado la solicitud de marca. Sin confiscación, se debe tener cuidado para asegurar el uso oportuno de las ‘marcas registradas NFT’, ya que de lo contrario podrían estar sujetas a procedimientos de abrogación al expirar el período de maña de uso. Por lo tanto, no es suficiente obtener el registro para el ámbito de protección más amplio posible.
Excepciones de infracción de marca registrada
Además debe tenerse en cuenta que el uso de la marca de otro no conduce automáticamente a una infracción de marca; ni en el mundo actual ni en el imaginario. Por ejemplo, el uso de marcas registradas con fines meramente descriptivos o de identificación o como una simple relato generalmente no constituye una infracción de marca registrada. La justicia relativa al «mundo próximo» incluso debería ser aplicable en sus principios a la contraparte imaginario (véase, por ejemplo, Tribunal Federal de Jurisprudencia de Alemania (BGH), sentencia de 15 de julio de 2004 – I ZR 37/0, donde el BGH decidió , con respecto a las piezas de repuesto de terceros, que uno puede representar la marca y el producto de otro en el ámbito de la publicidad de su propio producto, siempre que la marca y el producto del otro solo se hayan utilizado como una indicación del campo de aplicación, es afirmar, el uso previsto del propio producto).
Por otra parte, los NFT a menudo crean una tensión entre la albedrío de arte y los derechos de marca registrada, pero el derecho fundamental del artículo 5 (3) de la Constitución alemana no está exento de límites. La albedrío de arte está limitada por otros derechos fundamentales y, por lo tanto, incluso por la respaldo de propiedad del artículo 14(1) de la Constitución alemana. Este postrero incluso incluye los derechos de marca (Tribunal Federal de Jurisprudencia de Alemania (BGH), sentencia del 3 de febrero de 2005 – I ZR 159/02). Por otra parte de una serie de casos de EE. UU. que tratan específicamente de la relación entre la albedrío de arte y los derechos de marca en relación con las NFT, la justicia alemana proporciona al menos una posición sobre casos similares. Según el Tribunal Federal de Jurisprudencia, el divisor fundamental para proteger una de las libertades fundamentales es si existe una distancia interna entre la marca y el signo que se refiere a ella, o si prevalece el interés puramente comercial de la parte que se refiere a la marca. Si el contenido del signo en disputa al punto que se relaciona con la marca, la albedrío de arte no puede documentar una infracción de los derechos de marca (Tribunal Federal de Jurisprudencia de Alemania (BGH), sentencia del 2 de abril de 2015 – I ZR 59/13). Aunque las decisiones judiciales alemanas aún no se han referido a las NFT en este contexto, podrían aplicarse a ellas, ya que la protección de la albedrío de arte no puede ser indefinida en este contexto. Por lo tanto, no siempre se tiene que aceptar una infracción de los derechos de marca registrada en el caso de las NFT de arte. Aún así, debe evaluarse en cada caso individual en qué medida el signo en disputa autenticado por el NFT está protegido por la albedrío del art.
Comentario
Los NFT desempeñarán un papel cada vez más importante en un contexto relacionado con las marcas registradas; ya sea con respecto al registro de marcas comerciales, el uso de marcas comerciales para NFT o la infracción de marcas comerciales por parte de NFT. Si correctamente la EUIPO ya ha tenido en cuenta la creciente importancia de las NFT en su paño de directrices, es solo cuestión de tiempo antaño de que los tribunales alemanes y otros europeos emitan decisiones relacionadas. La intrepidez de la Corte de Roma es al menos un primer paso en esta dirección.
Entonces, por el momento, queda por ver cómo los tribunales alemanes tratarán las NFT desde una perspectiva de marca registrada. Sin confiscación, lo que es seguro es que las NFT ya son muy relevantes y deberían estar en el radar de los propietarios de marcas. Especialmente la protección de marcas registradas en el metaverso tiene un gran potencial, pero, como se explicó, incluso conlleva riesgos. En este sentido, se requiere una aclimatación de la organización y el monitoreo de marcas registradas para contraponer los desafíos especiales tanto de las plataformas comerciales de NFT como del metaverso, y asegurar una protección integral de marcas registradas. Por ejemplo, un primer paso podría ser ajustar derechos anteriores y acuerdos de delimitación y acuerdos sobre derechos de uso, por ejemplo, incorporando disposiciones claras con respecto a los derechos de uso en el metaverso.
Criptomonedas, NFT y blockchain: estos términos influyen en muchas áreas legales convencionales, incluida la ley de marcas registradas.